חדשנות היא מנוע צמיחה מרכזי בחברות רבות, וכאשר בחברה נוצר ידע חדש וייחודי, שעשוי להקנות לה יתרון תחרותי (למשל: רעיון למוצר או שירות חדש לתהליך ייצור משופר למוצר קיים וכד'),מתעורר החשש שמתחריה יעתיקו אותו ויעשו בו שימוש ובכך ימנעו מהחברה ליהנות מהיתרון התחרותי הגלום בו.

בניגוד לנכסים מוחשיים כמו קרקע או מכונה, קניין רוחני הוא נכס בלתי מוחשי שלא ניתן להקיף בגדר או לנעול במפעל על מנת למנוע מאחרים גישה אליו. מאמר זה מציג את הדרכים בהם ארגון יכול להגן על הקניין הרוחני שלו.

הדרך הפשוטה ביותר למנוע שימוש בידע על ידי אחרים היא לשמור אותו בסוד, למשל ע"י שמירת תיעוד המידע בקפידה במסמכי החברה וחשיפתו רק לבעלי תפקידים הזקוקים לו לשם ביצוע תפקידם, לאחר שהתחייבו לשמור על סודיותו ולא לגלותו לאחרים או לעשות בו שימוש שיוביל לחשיפה כזו.

כל עוד הידע נשמר בסוד, החברה יכולה לעשות בו שימוש באופן בלעדי ולהפיק ממנו יתרון תחרותי, מכיוון שלאף אחד ממתחריה, הקיימים והפוטנציאליים, אין גישה למידע הסודי ולפיכך – אין יכולת להשתמש בו. חברה השומרת על סודותיה המסחריים יכולה גם ליהנות מהגנת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, אשר מקנה לבעלים של סוד מסחרי הגנה מפני גזל הסוד ושימוש בו על ידי מי שאינו זכאי לכך, למשל, על ידי פריצה למאגרי המידע של החברה או שידול עובדים המחויבים בסודיות כלפי החברה לגלות להם את הסודות המסחריים שלה בניגוד להתחייבויותיהם.

דרך אחרת הפתוחה בפני מי שיצר ידע ייחודי היא באמצעות שימוש בדיני הפטנטים, אשר מאפשרים למי שברשותו ידע חדש וייחודי המהווה המצאה כשירת פטנט, לרשום פטנט בגין ההמצאה. משעה שהמצאה נרשמת כפטנט, רשאי בעל הפטנט למנוע אחרים מלעשות שימוש מסחרי בהמצאה ללא רשותו, כל עוד הפטנט בתוקף. ואולם, הגנה זו אינה ניתנת "בחינם" והיא מחייבת את בעל הפטנט לחשוף את ההמצאה שלו ואת אופן השימוש בה במסגרת בקשת הפטנט, כך שכל אדם יוכל לבצע את ההמצאה ולעשות בה שימוש לא מסחרי במהלך חיי הפטנט, ושימוש מסחרי – מיד עם פקיעתו.

דיני הפטנטים מגלמים עסקה בין הממציא והציבור. על מנת לעודד ממציאים שלא לשמור בסוד את המצאותיהם ותחת זאת לחלוק אותן עם הציבור, ובכך להוביל לקידום המחקר והתעשייה, מוכן הציבור להעניק לממציאים, בתמורה לחשיפת ההמצאה, מונופול פטנטי. הציבור בעצם אומר לממציאים: "אם תגלו לנו את ההמצאה שלכם, אנחנו מתחייבים לא להשתמש בה בלי לקבל את רשותכם".

על מנת לאזן בין האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי של הממציא, מוגבל המונופול הפטנטי בזמן, כך שהממציא יכול להפיק יתרון תחרותי ורווחים מההמצאה לתקופת זמן מוגבלת (לרוב – 20 שנה ממועד הגשת הבקשה לפטנט), ובחלוף תקופת הפטנט הופכת ההמצאה לנחלת הכלל וכל אדם בציבור רשאי לעשות בה שימוש באופן חופשי ולהפיק ממנה רווחים.

המנגנון דרכו מקנים הסודות המסחריים יתרון תחרותי לבעליהם הוא על ידי יצירת פערי ידע בין החברה בעלת הידע ובין גורמים אחרים בשוק, לרבות מתחריה הקיימים והפוטנציאליים, לקוחותיה, ספקיה ואף חלק מעובדיה. פערי הידע הללו הם שמקנים לחברה את היתרון התחרותי, שכן הם אלו שאינם מאפשרים לאחרים להשתמש בידע שבידיה. פטנטים, לעומת זאת, לא יוצרים פערי ידע. בדיוק להיפך – בקשת הפטנט מפרטת את כל הידע הדרוש לשם ביצוע ההמצאה ובכך מבוטלים כל פערי ידע שעלולים היו לנבוע מהגילוי. בתמורה לוויתור על פערי הידע, מקבלת החברה בעלת ההמצאה מונופול סטטוטורי מוגבל. כך, דיני הסודות המסחריים מגנים על הבעלים של ידע ייחודי ללא תרומתו לכלל, בעוד שדיני הפטנטים מעניקים מונופול בתמורה לתרומת הידע לטובת הכלל.

אז איך תבחר חברה בין הגנת סוד מסחרי והגנת פטנט?

מהם השיקולים לבחירה בכל אחד ממסלולי ההגנה האלה?

על פניו, הגנת סוד מסחרי הרבה יותר קלה להשגה. מונופול פטנטי ניתן לחברה רק לאחר שהצליחה לשכנע את רשם הפטנטים שהידע החדש שיצרה מתאים להגנת פטנט (שהוא מהווה Patentable subject matter) וכן שמדובר בהמצאה חדשה, מועילה, שיש בה התקדמות המצאתית ביחס לידע שהיה קיים לפני המצאתה וכו' (ר' סע' 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967). תהליך רישום הפטנט כרוך בהוצאה כספית לא מבוטלת לאורך חודשים ושנים ואף עלול להסתיים בדחיית הבקשה ושלילת המונופול הפטנטי. מאידך, סוד מסחרי יכול להיות כל מידע "אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו" (סע' 5 לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999), אפילו רשימת לקוחות. לשם הנאה מהגנת סוד מסחרי אין צורך לרשום את המידע במרשם כלשהו ולקבל אישור מרשות כלשהי. על מנת ליהנות ממונופול על סוד מסחרי שיצרה, החברה אינה צריכה לעשות דבר פרט לשמירתו בסוד. יתרה מזו, בעוד שההגנה הפטנטית מוגבלת בזמן והיא פוקעת בחלוף 20 שנה ממועד הגשת הבקשה לפטנט, הגנה על סוד מסחרי אינה מוגבלת בזמן והיא יכולה להמשך לנצח, כל עוד המידע נשמר בסוד ולא נחשף לציבור.

ואולם, לא כל ידע ניתן לשמור בסוד. אם החברה הוגה רעיון למוצר חדש, למשל, יתכן שעצם הוצאתו לשוק יוביל לחשיפת הידע והפיכתו זמין לכל. במקרה כזה, אם אין לחברה הגנה פטנטית, אין דבר שימנע ממתחרים קיימים ופוטנציאליים שלה להעתיק את הרעיון ולעשות שימוש בידע, תוך שלילת כל יתרון תחרותי מהחברה שהגתה את הרעיון ראשונה. המחוקק הישראלי הגדיר סוד מסחרי כ"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים" (ר' סע' 5 לחוק עוולות מסחריות). מידע שניתן לגלות אותו בנקל לא מהווה סוד מסחרי. גם מידע שניתן לגלותו על ידי "הנדסה חוזרת" (Reverse engineering) של המוצר המוגמר לא מוגן תחת החוק, שקובע במפורש ש"הנדסה לאחור" לא מהווה גזל סוד מסחרי (ר' סע' 6(ג) לחוק עוולות מסחריות). במצבים כאלה, החברה תעדיף, מן הסתם, לגלות את מלוא פרטי ההמצאה במסגרת בקשת פטנט ולנסות לקבל מונופול פטנטי על השימוש בה, ולו לזמן מוגבל.

סוד מסחרי ופטנט נבדלים ביניהם גם בהיקף ההגנה שהם מקנים לבעליהם. בעוד שפטנט מאפשר לבעליו למנוע מכל אדם אחר לעשות שימוש מסחרי בהמצאה, כל עוד הפטנט בתוקף, הרי שסוד מסחרי מגן רק מפני גזל הסוד מבעליו, דהיינו נטילתו ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים ושימוש בו ללא הסכמה או בניגוד לחיוב חוזי/חובת אמון המוטלים על המשתמש (ר' סע' 6 לחוק עוולות מסחריות). ואולם, אם חברה אחרת מגיעה לידע בעצמה או משיגה אותו בצורה לגיטימית מגורם שאינו מחויב בשמירת סודיות כלפי החברה שיצרה את הידע, האחרונה אינה יכולה למנוע ממנה את השימוש בו, בהתבסס על הגנת סודות מסחריים. פטנט, לעומת זאת, מאפשר לחברה למנוע מאחרים שימוש בהמצאה גם אם לא נטלו אותה ממנה אלא השיגו אותה בדרך לגיטימית או אף המציאו אותה בעצמם, במקביל, מבלי להכיר כלל את ההמצאה או הפטנט של החברה. המונופול הפטנטי הוא, איפה, יותר קשה להשגה, אבל משהושג – הוא מקנה הגנה נרחבת הרבה יותר מהגנת סודות מסחריים ודורש מאמצים פחותים למימושו.

גם האפשרויות למסחור פטנט נרחבות הרבה יותר. מכיוון שפטנט הוא זכות רשומה, שכל המידע לגביה מפורסם וברור, המעמד הקנייני שלה והערך הכספי שלה הרבה יותר פשוטים לכימות. חברה המעוניינת, למשל, לרכוש פטנט של חברה אחרת, לקבל תחתיו רישיון או להיכנס להסכם של cross license , יכולה לבחון את היקף הפטנט שנרשם, את המוצרים והפטנטים האחרים הקיימים בתחום, את חופש הפעולה (Freedom to operate) שיוענק לה אם תחזיק בבעלות/רישיון תחת הפטנט וכו', ובדרך זו לקבל החלטה כלכלית מושכלת בדבר התמורה אותה היא מעוניינת לתת במסגרת העסקה. לעומת זאת, כל ניסיון לסחור בסודות מסחריים מחייב, כצעד ראשון, את חשיפת הסודות בפני הצד השני לעסקה (ולשם כך יש להחתים אותו על התחייבויות לסודיות ולסמוך עליו שלא יפר אותן), ואז לנסות לכמת את ערכו של הסוד, כאשר גורמים רבים אינם ברורים ושקופים. ברור, על כן, מדוע עסקאות של מכירה/ רישיון/ cross license ודומותיהן נפוצות הרבה יותר בכל הנוגע לפטנטים מאשר בכל הנוגע לסודות מסחריים.

הבחירה בין סוד מסחרי ופטנט תושפע מגורמים רבים:

1. מהו סוג הידע שעליו מבקשת החברה להגן? האם הוא המצאה כשירת פטנט? האם ניתן לשמור אותו בסוד או שמא הוא גלוי על פני המוצר או ניתן לגילוי​בקלות באמצעות הנדסה לאחור?

2. באיזה אופן מעדיפה החברה לממש את היתרון התחרותי שלה? האם היא מעדיפה לפעול ממקום של פערי ידע, המאפשר לה, למשל, להטעות מתחרים פוטנציאליים שאינם מחזיקים במידע מלא אודות עלויות הייצור, משום שתהליכי הייצור מהווים סוד מסחרי? או שמא היא סבורה שתהליכי הייצור שלה כה מוצלחים וכה קשים לעקיפה, שהיא מעדיפה לפעול בסביבה שבה המידע גלוי וההרתעה של המתחרים הפוטנציאליים נובעת מהצורך לעקוף את תהליכי הייצור המוגנים בפטנט?

3. איך החברה מתעתדת לעשות שימוש בנכס שייווצר לה? האם היא מתכוונת לעשות שימוש בידע אך ורק לצורך ייצור מוצרים ושירותים (שאז היא יכולה להסתפק בסוד מסחרי, שהשגתו פשוטה יותר ואשר ההגנה עליו אינה מוגבלת בזמן) או שמא היא מתכוונת גם לסחור בידע (שאז יש יתרון להגנה פטנטית, המייצרת מוצר "סחיר" יותר)?

4. מהי הסביבה העסקית שבה פועלת החברה ועד כמה היא מתבססת על פטנטים? האם רוב החברות בענף מחזיקות בתיק פטנטים עשיר או האם רובן מסתמכות על סודות מסחריים? האם החברה חשה שהיא זקוקה לתיק פטנטים (Patent portfolio) על מנת להתגונן מפני טענות של מתחרים על הפרת זכויות/ להיכנס להסכמי cross license / להחזיק מאזן אימה שימנע ממתחרים לתבוע אותה בגין הפרת הפטנטים שלהם, מחשש שיתבעו בחזרה?

   
   

הערה לסיום:

על פניו, נראה שסודות מסחריים ופטנטים הן זכויות המוציאות זו את זו (mutually exclusive), שאינן יכולות להתקיים במקביל ולכן יש לבחור ביניהן. מן הסתם, מכיוון שפטנט דורש גילוי מוחלט של ההמצאה לא ניתן לקבל פטנט במקביל לשמירת ההמצאה בסוד. ואולם, ניתן לחשוב על שילוב בין שתי ההגנות, למשל בתקופות זמן שונות לאורך חיי המוצר (שמירת סוד מסחרי בשלבי הפיתוח הראשונים והגשת בקשה לפטנט כשמגיעים לשלבים מתקדמים יותר ולפני היציאה לשוק), או לגבי אלמנטים שונים במוצר (הגשת בקשה לפטנט על המוצר הכללי ושמירה בסוד מסחרי שיפורים שונים שאינם גלויים על פני המוצר).